O Registro de Nomes de Domínio Genéricos como Marca
O Entendimento da Suprema Corte Norte-Americana no caso BOOKING.COM.
A Booking.com, proprietária do popular site de reservas de viagens, depositou junto ao U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), pedido de registro para quatro marcas, todas contendo o sinal "booking.com” para identificar seus serviços de reserva online de hospedagens.
Ao concluir que "booking.com" era um nome genérico para serviços de reserva online relacionados a viagens, o USPTO se recusou a registrar as marcas sob o princípio de que termos genéricos são inelegíveis para registro de marca.
A Booking.com buscou revisão pelo Tribunal Distrital (Leste do Estado da Virgínia), que concluiu que o termo “booking.com” não era genérico, mas sim descritivo e que as marcas haviam adquirido um significado secundário.
Baseando-se nas evidências de uma pesquisa de opinião que demonstrou que 74,8% dos consumidores consideravam “booking.com” uma marca e não apenas um serviço genérico de reservas online, o Tribunal Distrital concluiu que a marca era distinta e, portanto, elegível para registro. O Quarto Circuito confirmou esta decisão.
Após analisar o recurso interposto pelo USPTO, o Supremo Tribunal decidiu que o termo “booking.com” é elegível para registo de marca, embora “booking” (reserva), acrescido de .COM, seja um termo genérico para os serviços de reserva online de hospedagem.
A maioria do Tribunal (8 votos x 1 voto) se recusou a adotar a regra per se do USPTO de que todas as marcas GENÉRICA.COM são genéricas e não podem ser protegidas como marcas registradas.
O USPTO argumentou que uma palavra genérica combinada com um domínio de nível superior (TLD) como “.com” é análoga a uma palavra genérica combinada com um designador de entidade como “S.A.” ou “Ltda”.
No passado, aquele mesmo Tribunal já havia decidido que a adição de um designador de entidade à uma marca genérica não torna a combinação distinta, porque a designação de entidade é incapaz de fornecer significado de indicação de fonte para a marca como um todo.
O Tribunal, então, distinguiu esse precedente anterior, sustentando que, ao contrário da designação de uma entidade, um TLD pode distinguir a fonte porque a combinação resultante - "generico.com" - direciona os consumidores para um único website específico, vez que os próprios nomes de domínio só podem ser ocupados por uma única entidade por vez.
A Suprema Corte apontou, inclusive, que o próprio USPTO emitiu anteriormente registros de marcas para nomes de domínio .com genéricos em algumas circunstâncias, tais como, por exemplo, ART.COM que já havia obtido uma marca registrada para “serviços de loja de varejo online”, oferecendo obras de arte, arte original e reproduções. O Supremo Tribunal Federal também apontou que o USPTO já havia concedido um registro de marca para DATING.COM para “serviços de encontros online e namoros”.
Aliás, existem vários outros exemplos como esses, incluindo WEATHER.COM, LAW.COM e até HOTELS.COM. Neste último caso, a Hotels.com é titular de três marcas registadas para identificar: (i) serviços de agências de viagens relacionados com transporte, (ii) software e aplicações informáticas para informações sobre viagens e (iii) serviços de agências de viagens para entretenimento e reservas de eventos.
No entanto, HOTELS.COM foi anteriormente considerado por um Tribunal de Apelação Norte-Americano como inelegível para uma marca registrada para identificar 'serviços de agência de viagens para reservas de hotel', porque apesar de evidências substanciais de identificação do consumidor de HOTELS.COM como uma sociedade empresária em particular, aquele Tribunal entendeu que a combinação de HOTELS.COM ainda assim era genérica, quando destinada a identificar serviços de reservas de hotel.
Dessa forma, percebe-se que, antes do caso Booking.com, havia uma inconsistência significativa quando se tratava de quais nomes de domínio .com genéricos eram elegíveis para registro de marca, com alguns registros sendo permitidos e outros não. Percebe-se que nesta ação, o USPTO queria resolver essa questão, fazendo uma regra geral proibindo todos esses registros.
Todavia, a Suprema Corte rejeitou essa abordagem e, em vez disso, afirmou o entendimento de longa data de determinar a elegibilidade caso a caso, com base na percepção do consumidor de um determinado domínio .com genérico.
Portanto, da decisão da Suprema Corte Norte-Americana depreendemos que o principal fator a ser considerado é se um .com genérico é percebido pelos consumidores como sendo identificado com uma determinada sociedade empresária.
Isto porque, conforme previsto na Lei Lanham, o ponto crucial é a percepção do consumidor, ou seja, o significado principal da marca para o público relevante. O próprio termo “reserva” foi considerado por todos os envolvidos como um termo genérico para fazer reservas de hotel.
Surgiu então, a questão de saber se a adição de “.com” mudaria isso, uma vez que a marca deve ser analisada em seu conjunto e vista como um todo. A evidência foi que BOOKING.COM foi percebido pelos consumidores como um fornecedor específico de serviços de reservas, em vez de um termo genérico que se refere a fornecedores de reservas.
A Suprema Corte observou que ninguém pediria para ser encaminhado a um bom provedor de “Booking.com”, como uma indicação de que, quando considerado como um todo, Booking.com não se referia realmente a uma “coisa” genérica, mas sim a um prestador de serviços específico e, portanto, não era um nome genérico para os consumidores.
O USPTO argumentou e o Supremo Tribunal rejeitou, a alegação de que todo .com tendo como núcleo uma palavra genérica era uma marca evocativa, independentemente da percepção do consumidor.
O que é importante observar nessa decisão é que o Tribunal se recusou a adotar uma regra linear de que qualquer termo “generico.com” é genérico e, portanto, não registrável.
Embora a decisão forneça um caminho a se seguir para o registro dos termos “generico.com”, na prática, provavelmente, apenas um número muito pequeno de titulares será capaz de registrar com sucesso o seu domínio como marca. Isto porque, dificilmente, na ausência de uma pesquisa com índice tão bom - como foi nesse caso do BOOKING.COM (índice de 74% ou mais de consumidores associando aquele nome de domínio, marca à uma determinada empresa) -, o registro de marca para um termo “generico.com” será concedido.
Por fim, vale ressaltar que a Suprema Corte deixou claro que essas marcas oriundas de domínios genérico.com são inerentemente fracas e o escopo de proteção é limitado, de modo que a concessão dessa marca geralmente não confere ao proprietário da marca, o direito a outros nomes de domínio que empregam a mesma palavra genérica ou de excluir terceiros de utilizarem a palavra protegida de forma descritiva, na sua própria acepção.
A Suprema Corte, inclusive, observou que “a própria Booking.com reconheceu que variações aproximadas são improváveis de infringir” sua marca BOOKING.COM” e que um registro de marca “não impediria os seus concorrentes de usar a palavra booking (reserva) ’para descrever seus próprios serviços de reserva”.
Aqui no Brasil ao analisarmos as decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), notamos que também não há uma regra linear sobre a registrabilidade de marcas formadas por GENERICO.COM ou GENERICO.COM.BR.
A marca BOOKING.COM foi depositada perante o INPI Brasileiro, tanto como marca mista, quanto nominativa, em 2007 e 2012, respectivamente, e foi deferida. Já a marca BOOKING.COM.BR não chegou a ser depositada.
Ainda, nesse mesmo segmento, são marcas registradas perante o INPI, os sinais DECOLAR.COM, DECOLAR.COM.BR, HURB.COM, HOTEL.COM.BR, VIAGENS.COM, VIAJAR.COM e YOUTRAVEL.COM
Já o pedido de registro nº 906620554 para a marca mista TRAVEL BOOKING.COM.BR, também do mesmo segmento, foi indeferido pelo INPI por não ter suficiente forma distintiva.
Já em segmentos distintos verificamos que marcas tais como LANCE.COM.BR (1990), LISTASAMARELAS.COM.BR (1996) e VAGAS.COM.BR (1999) são registradas
As marcas PSICOLOGO.COM.BR, MOTO.COM.BR, BITCOIN.COM.BR, WEBAUTOS.COM.BR, CASADOCONFEITEIRO.COM.BR, PHACULDADE.COM.BR, UNIFORMES.COM.BR e SAPATOONLINE.COM.BR, foram indeferidas base no art. 124, inciso VI da LPI, por não terem distintividade.
Já as marcas SUPLEMENTOSJA.COM.BR e ACHEIMEUCRÉDITO.COM.BR foram indeferidas com base no art. 124, inciso VII da LPI (“não são registráveis sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”).
São diversos pedidos de registros ostentando “.com.br” ou “.com” que foram indeferidos ao longo dos anos pelo INPI.
Apenas nesse ano de 2020 foram depositados mais de 150 pedidos de registros para marcas contendo “.com.br”, estando, ainda, em análise. Portanto, ainda teremos muitas oportunidades para saber como o INPI Brasileiro irá se posicionar sobre a questão levada à Suprema Corte Norte-Americana.
Fonte: Jota - www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-registro-de-nomes-de-dominio-genericos-como-marca-22012021